Hace unos meses, Divimark fue contactado por dos jóvenes emprendedores que se enfrentaban a un desafío legal con respecto a sus derechos de propiedad intelectual.
El negocio de estos dos empresarios se centra en la creación de productos horneados, específicamente galletas.
Hace un año, presentaron su solicitud de marca ante la Oficina de Marcas con su nombre original. Esta solicitud fue revisada y considerada apropiada por la Oficina, por lo tanto, permitió la publicación del edicto.
Poco después de la publicación, recibieron una carta de cese y desistimiento de otro bufete de abogados. La carta decía que su cliente había estado dirigiendo un negocio durante más de cinco años, con un nombre similar, que también se especializaba en productos horneados.
El bufete le estaba dando a nuestros clientes diez días para hacer un cambio total de marca de su negocio y, por lo tanto, desistir de su solicitud y nombre originales. Además de la carta, también se presentó una oposición contra la solicitud de nuestros clientes.
Ante esta situación, estas dos personas decidieron buscar la ayuda y orientación de Divimark para evaluar sus opciones y comprender sus derechos.
Al revisar el caso, lo primero que notamos fue que la solicitud de la parte contraria se presentó el mismo día que su oposición, lo que significa que no solo no tenían su marca registrada durante todos los años que supuestamente estaban en el negocio, sino también que la solicitud de nuestro cliente se presentó tres meses antes que la de ellos.
Con investigaciones adicionales, nuestra firma descubrió otra marca comercial similar que estaba registrada para proteger productos horneados. Esto agregó otro nivel al caso ya existente entre nuestro cliente y el cliente de la otra firma, ya que esta otra marca ahora tenía que ser tomada en consideración al determinar la mejor estrategia legal para seguir adelante.
Presentamos a nuestro cliente dos opciones. En primer lugar, podía continuar con el proceso de registro de la marca original, esperar la resolución de la Oficina de Marcas sobre la oposición y esperar a ver si se iniciaba un segundo proceso, debido a la existencia previa de una marca registrada, o bien, podía desistir de la solicitud inicial, crear un nuevo nombre e iniciar el proceso de registro desde cero presentando una nueva solicitud.
Con la primera opción, podríamos haber defendido su solicitud original, para la que teníamos argumentos sólidos y convincentes; no obstante, habría llevado un tiempo considerable conseguir que se resolviera la oposición presentada, y había una alta probabilidad de tener que defender el caso una segunda vez contra el titular de la marca registrada.
La segunda opción significaba que nuestros clientes tenían que abandonar su idea inicial, por la que habían trabajado duro; sin embargo, también les proporcionaba una posibilidad mayor, más eficaz y más rápida de registrar su marca.
Ambas estrategias se presentaron a nuestros clientes para ayudarlos a determinar cuál tenía más sentido para ellos y su negocio. Teniendo todo en cuenta, llegamos a la conclusión de que la opción más sensata para ellos era desistir de su idea inicial, crear un nuevo nombre desde cero y presentar una solicitud de marca completamente nueva. Esta decisión no significó que no hubiera suficientes argumentos para defender nuestro caso contra la oposición presentada; por el contrario, había muchos argumentos que apoyaban el derecho de nuestros clientes a registrar la marca. Sin embargo, a veces no se trata de ganar el caso, sino de saber cuándo renunciar y retirarse para obtener una ganancia aún mayor.
Al decidir desistir del nombre original, pudimos completar el proceso de registro de las nuevas marcas en solo tres meses (mientras que la oposición presentada contra la solicitud original ni siquiera se ha resuelto). Al decidir retirar su solicitud original, pudimos brindar a nuestros clientes un proceso de registro fluido y eficiente, que concluyó con éxito con su propiedad exclusiva sobre la marca AMARA® en la clase 30, y como nombre comercial.
Desde entonces, nuestros clientes han abierto su primera tienda AMARA® y ahora están disponibles en las diferentes plataformas de entrega. Este caso es un claro ejemplo de que a veces, renunciar es igual a ganar.
(Imágenes obtenidas de la cuenta de Instagram de AMARA®, página web https://www.instagram.com/amara.bakehouse/)
