Marcas y Traspasos

En Costa Rica tenemos una ley especial llamada Ley de Marcas y otros Signos Distintivos de Costa Rica, Ley nº 7978, que regula todo lo relacionado con esta materia.

Todos los procedimientos de marcas se tramitan ante el Registro de la Propiedad Intelectual, dependiente del Registro Público de Costa Rica.

El superior jerárquico del Registro es el Tribunal del Registral Administrativo, cuyas decisiones sólo pueden ser impugnadas ante los tribunales.

Los servicios que ofrecemos:

• Búsqueda y registro de estudios de antecedentes:

Nuestra primera recomendación es realizar un estudio de antecedentes ante el Registro de la Propiedad Intelectual para determinar la viabilidad del término de interés. Unos resultados positivos facilitarán la consecución del registro de la marca.

• Solicitudes de Registro de Marcas:

Las solicitudes de marca pueden presentarse en forma de solicitudes individuales o multiclase. Debe presentarse una solicitud por cada Clase Internacional que se desee proteger, de acuerdo con la Clasificación de Niza, Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas. Las marcas se registran por un periodo de 10 años, que se contarán a partir de la fecha de registro. También es posible reivindicar la Prioridad del Convenio de París en Costa Rica.

• Renovaciones:

Los registros de marca pueden renovarse indefinidamente por periodos sucesivos de 10 años cada uno. Las solicitudes de renovación pueden presentarse dentro del año anterior a la fecha de expiración de la marca. Asimismo, la legislación costarricense concede un periodo de gracia de seis meses (a partir de la fecha de expiración) para presentar una solicitud de renovación. Sin embargo, el periodo de renovación comenzará siempre en la fecha de expiración anterior.

• Asignaciones:

Los derechos de marca o una solicitud de marca pueden cederse. La cesión puede hacerse por escrito e inscribirse en el Registro de la Propiedad Intelectual para que surta efectos frente a terceros.

• Cambios de nombre:

El titular de una marca, que haya cambiado o modificado su denominación social o nombre comercial, deberá presentar ante el Registro de la Propiedad Intelectual la inscripción del cambio para los respectivos registros de marca.

• Cambio de dirección:

El titular de una marca que haya cambiado de domicilio debe presentar ante el Registro de la Propiedad Intelectual la inscripción del cambio para los respectivos registros de marca.

• Fusiones:

El titular de una marca que se haya fusionado con otra empresa debe solicitar al Registro de la Propiedad Intelectual la inscripción de la fusión y los registros de las respectivas marcas.

• Acuerdos de licencia:

El titular de un derecho en un registro o solicitud de marca puede conceder una licencia a otra parte para utilizar esa marca. No es obligatorio registrar la licencia ante el Registro de la Propiedad Intelectual, pero sólo mediante el registro se extenderán sus efectos a terceros.

• Oposición:

La oposición contra una solicitud de marca por parte de un tercero puede presentarse en el plazo de dos meses a partir de su primera publicación en el Boletín Oficial.

El motivo de la oposición puede ser cualquiera de los dos:

(i) una marca registrada en Costa Rica; o

(ii) una marca no registrada en Costa Rica, alegando notoriedad de la marca extranjera.

• Recursos:

Si una oposición ha sido denegada, la decisión del Registro de la Propiedad Intelectual puede recurrirse ante el Tribunal del Registro Administrativo. El Tribunal es la máxima entidad administrativa que pone fin a los procedimientos administrativos no judiciales.

• Acciones de cancelación y nulidad:

A petición de cualquier persona con interés legítimo, el Registro de la Propiedad Intelectual podrá declarar la nulidad de un registro de marca por alguna de las siguientes causas:

(i) Falta de cualidades distintivas o si lesiona derechos de terceros. En este caso, la declaración de nulidad sólo tendrá efectos retroactivos hasta la fecha del acto, sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe.

(ii) Generalización de la marca. Puede implicar la cancelación del registro de la marca o la limitación del alcance de los productos o servicios protegidos.

Se entiende que una marca se ha convertido en un nombre genérico cuando, tanto en el comercio como para el público, ha perdido su carácter distintivo como indicador del origen empresarial del producto o servicio al que se aplica.

(iii) Falta de uso. Se produce cuando una marca no ha sido utilizada en Costa Rica durante los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la acción de cancelación. En otras palabras, la cancelación no puede solicitarse a menos que hayan transcurrido cinco años desde la fecha de registro. Puede implicar la cancelación del registro de una marca o la limitación del alcance de los productos o servicios protegidos.

La cancelación de un derecho por falta de uso también puede solicitarse como defensa contra una objeción del Registro de la Propiedad Intelectual, una oposición al registro por parte de un tercero, una solicitud para declarar la nulidad de un registro de marca o una acción por violación de una marca registrada.

• Cancelaciones voluntarias:

En cualquier momento, el titular registrado puede solicitar la cancelación del registro de una marca o la limitación de la gama de bienes o servicios protegidos.

• Registro de lemas:

Un eslogan es cualquier frase, combinación de palabras, dispositivo, grabado o cualquier medio similar, siempre que sea original, característico y se utilice para atraer la atención de los consumidores o usuarios en relación con un determinado producto, servicio, empresa, instalación o establecimiento comercial.

El plazo de protección de los eslóganes es indefinido, pero dicha protección está vinculada a la existencia de la marca utilizada junto con el eslogan. La expiración/extinción del registro de la marca implica la extinción del registro del eslogan.

• Registro del nombre comercial:

Un nombre comercial es una palabra o un signo figurativo que identifica y distingue a una determinada empresa o establecimiento comercial.

El plazo de protección de los nombres comerciales es indefinido, pero dicha protección está vinculada a la existencia de la empresa o establecimiento comercial protegido por el nombre. El cierre definitivo del establecimiento o la liquidación del titular implican la extinción del nombre comercial.

• Oposiciones contra denominaciones sociales:

Los motivos de una oposición contra una denominación social pueden ser:

(i) una marca registrada en Costa Rica; o

(ii) una marca no registrada en Costa Rica, alegando notoriedad de la marca extranjera.

Violación de los Derechos de Propiedad Intelectual

En Costa Rica, la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley nº 8039, nos permite llevar a cabo diversas acciones contra la venta, almacenamiento y exhibición de productos fraudulentos. Estas acciones son las siguientes:

(i) Acusación penal ante la fiscalía: Esta acción consiste en presentar una acusación debidamente documentada contra la persona o empresa que esté infringiendo los derechos de marca, concretamente en la falsificación de marcas y en la venta, almacenamiento y distribución de productos fraudulentos.

(ii) Medidas cautelares en frontera, antes o después de que el producto entre a Costa Rica: Esta acción se realiza ante el Director General de Aduanas y la Policía Fiscal, para decomisar la mercancía en cualquiera de las ocho aduanas de nuestro país.

(iii) Medidas civiles cautelares: Si la mercancía ya se encuentra en el mercado costarricense y no existe relación con el impago de impuestos, se deben interponer acciones civiles para solicitar el decomiso de la mercancía.

(iv) Acciones civiles por competencia desleal e infracción de marca: Este tipo de acciones se pueden interponer ante los tribunales civiles de Costa Rica por competencia desleal.

ACCIONES POR COMPETENCIA DESLEAL

Acciones civiles por competencia desleal e infracción de marcas: Este tipo de acciones pueden ejercitarse ante los Tribunales Civiles de Costa Rica. Según la citada Ley de Ejecución, la competencia desleal es «cualquier conducta que reproduzca, sin autorización de su titular, marcas y otros elementos protegidos en beneficio de su legítimo titular, para aprovecharse, a escala comercial, de los resultados del esfuerzo y prestigio ajenos» y «cualquier uso de marcas no registrables por su similitud con marcas registradas».